Un caso complejo de patentes de telecomunicaciones
El pasado 17 de octubre de 2022, el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona resolvió un complejo caso de infracción de patentes, seguido contra varias entidades del grupo de telecomunicaciones “Telefónica”, habiéndolo sometido a consideración de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona.
La entidad demandante, Two-Way Media Ltd, alegaba que dos de sus patentes, que protegen un método y aparato de multidifusión, implementado por ordenador, para reproducir flujo de medios, habían sido infringidas por la plataforma y dispositivos para la emisión de televisión de pago “MOVISTAR+”, “MOVISTAR+ EN TUS DISPOSITIVOS”, y otros.
En su defensa, las entidades demandadas se opusieron e interpusieron a su vez una acción de nulidad contra las dos patentes.
La sentencia analiza los aspectos controvertidos aplicando la jurisprudencia nacional y europea, desestima la acción de nulidad y declara la infracción de las patentes. También se pronuncia sobre la legitimación pasiva del titular de las páginas web donde se ofrecían los servicios y productos de los imputados.
La acción de nulidad
Las causas de la acción de nulidad invocadas fueron carencia de contribución técnica, falta de novedad, falta de actividad inventiva y adición de materia.
1. Falta de aporte técnico
Los demandados argumentaron que las patentes no eran válidas en virtud del Convenio sobre la Patente Europea, ya que solo reflejaban ideas vagas y abstractas.
En su análisis, el tribunal afirma que una invención puede tener aspectos técnicos que están ocultos en un contexto mayormente no técnico, y desestima este argumento entendiendo que no se puede considerar una sola característica y considerarla de forma aislada, ni partir de un único rasgo para concluir que toda una patente es nula.
2. Falta de novedad
El tribunal analiza las diferencias entre las divulgaciones explícitas e implícitas que pueden destruir la novedad de una patente. Señala que la falta de novedad puede resultar implícitamente, incluso si la información no se menciona expresamente en el estado de la técnica, sino que sigue como una consecuencia inevitable del estado de la técnica divulgado expresamente mencionado.
Sin embargo, considera que este principio no podía aplicarse a este caso, porque no hay evidencia explícita para determinar que los elementos de las patentes estaban presentes en los documentos de referencia, ni que serán conocidas como tales por el experto, sin recurrir a probabilidades o posibilidades.
3. Falta de actividad inventiva
En relación con el requisito de actividad inventiva, el tribunal considera que para evaluar el estado de la técnica se ha de partir del documento seleccionado por el demandado, si “forma parte del estado de la técnica pertinente”.
En cuanto a las opiniones de expertos, el tribunal considera que uno de los peritos elegidos no siguió ningún método prescriptivo, por lo que hubo que desestimar sus alegaciones.
Respecto a la determinación del problema técnico, el tribunal concluyó que los demandados estaban adoptando una visión ex post facto de la actividad inventiva.
4. Materia añadida
En cuanto al motivo de la cuestión añadida, el tribunal evaluó la información divulgada en la solicitud de patente principal y concluyó que la supuesta adición de materia no estaba fundada, ya que el experto en la materia solo había encontrado información que derivaba, o se deducía directa e inequívocamente, de la información previamente contenida en la solicitud.
La acción de infracción
Para evaluar la infracción, el tribunal revisó las especificaciones de cada patente.
En relación con la patente EP 775, concluyó que el decodificador de Telefónica era subsumible dentro del concepto definido por la patente, basándose en las pruebas experimentales realizadas por el perito.
En cuanto a la patente EP 333, el tribunal se basó en el contrainterrogatorio del experto de Telefónica, quien reconoció que había basado su informe en meras afirmaciones hechas por su propio cliente, por lo que desestimó los argumentos de Telefónica.
Legitimación pasiva.
El tribunal examina la legitimación pasiva de Telefónica SA, propietaria y licenciante de las páginas web en las que se ofrecían los servicios impugnados, qué alegó que no era responsable de dichos servicios, pues no los prestó, no intervino en su comercialización, ni fue propietaria de los equipos suministrados al cliente para la prestación del servicio, ni encargada de la instalación, ni destinataria de los pagos realizados para la prestación del servicio.
Sin embargo, el tribunal consideró que el mero hecho de que los nombres de dominio fueran licenciados (así como las marcas) no privaba de responsabilidad al licenciante.
En primer lugar, porque no se alega que los licenciatarios hubieran cometido una extralimitación de sus licencias al ofrecer los productos y servicios; además el licenciante podría haber introducido medidas de control y límites en el uso de sus nombres de dominio y marcas registradas; y, finalmente, el licenciante había obtenido un beneficio de la explotación de los nombres de dominio (y marcas registradas).
En definitiva, el tribunal consideró que Telefónica SA también era responsable de las infracciones realizados a través del sitio web licenciado.
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